도움이 될 지 모르겠지만 …. 일단 자료시를 풍요롭게

한다는 취지에서 퍼왔습니다.

이의신청과 무효심판에 관한 이야기를 토론중에 종종

하였습니다만 저도 잘 모르고 다른 분들도 그러하실 것

같아서 시간이 정말 덤빌 때 한번 읽어보시면 어떨까 합니다.

이의신청 – 특허등록공고후 3개월 이내에 아무나 할 수 있구요

무효심판 – 언제나 할 수 있되 (특허기간 만료 후라도) 이해관계인이어야

한답니다.

아래 글은 이의신청에 관련된 이야기입니다.

이의신청 실무

공업서기관 박 형 식

심사4국 반도체1심사담당관실

Ⅰ. 머리말

우리의 실용신안법은 1999.7.1일부터 종래의 “심사주의”에서 “무심사 등록주의”, 즉 실용신안 선등록제로 바뀌어 시행되고 있다. 이는 제품의 라이프 싸이클이 점차 단축되어가고 있는 추세에 맞춰 주로 간단한 개량발명을 대상으로 하는 실용신안의 보호에 능동적으로 대처하고 중소·벤처기업의 사업화 및 기술개발 의욕을 증진시키고자 채택된 제도이다. 이에 따라 실용신안등록 출원의 경우는 엄격한 실체심사를 거치지 않고 단순한 “방식심사”와 “기초적 요건심사”만을 통과하면 권리등록이 가능하게 되었다.

이에 반해 특허법은 현재의 “심사주의”를 유지하고 있다. 심사주의는 부실권리의 등록을 방지하고 등록권리의 신뢰성을 확보하는 가장 효과적인 방편의 하나로서 특허청 심사관에 의한 심사를 강제하고 있는 제도이다. 권리존속 기간동안 특허발명에 대하여 독점배타권이 부여되는 막강한 특허제도의 특성상, 심사관에 의한 심사를 통하여 하자있는 출원이 권리화되지 않도록 함으로써 부실권리로 인한 선의의 피해를 방지하여 산업발전에 이바지 하도록 하기 위한 제도라 할 수 있을 것이다.

그러나 실용신안 선등록제하에서는 근본적으로 어느정도의 부실권리 발생을 용인할 수 밖에 없는 상황이다. 물론 기술평가제도 등의 사후 보완책을 통해 일정부분 등록취소되는 권리도 있겠지만 선등록제도의 속성상, 진정한 권리인가 여부에 관한 다툼은 현재보다 늘어날 것으로 보인다. 또한 특허의 경우에도 심사관에 의한 심사가 아무리 엄격히 이루어진다 하더라도 완전을 기하기가 어렵다는 사실을 부인할 수는 없을 것이다. 이는 심사관의 격무, 기술자료의 입수 및 정리의 불완전성, 외국어로 기재된 문헌의 해독문제, 정확한 기술분류의 어려움, 심사관의 전문지식 및 심사기준의 차이, 심사관이 조사하기 어려운 거절이유(모인관계, 공동출원, 공지·공용 등)등과 같은 특허청 또는 특허청 심사관들이 안고 있는 현실적인 문제가 존재하기 때문이다.

우리나라의 이의신청제도는 1997.7.1부터 등록 전에서 등록 후로 변경되어 운영되고 있다. 제도변경 첫해인 1997년 말까지의 이의신청 건수는 5건(특허 3건, 실용신안 2건)에 불과했으나 1998년에는 176건(특허 101건, 실용신안 75건)으로 증가했고, 1999년에 들어서는 전반기에만 175건(특허 121건, 실용신안 54건)에 달하는 것으로 나타나고 있다. 이처럼 이의신청건수가 늘어나는 이유는 등록공보를 1998년부터는 CD롬으로 제작함으로써 그만큼 등록공보에의 접근이 용이해졌다는 점에서도 찾아 볼 수 있을 것이다. 1998년 이후 금년 상반기까지 기술분야별로 이의신청건수를 분석해보면 전기전자분야 94건, 생활필수품 분야 71건, 처리 및 운수기계 분야 62건, 화학야금 44건 순으로 조사되고 있다.

이하에서는 이의신청제도의 주요내용에 대하여 살펴보기로 한다. 다만 실용신안에 대한 이의신청제도는 현행법에서 도입한 “이중출원”과 관련된 사항이 추가된 것 이외에는 특허법상의 이의신청제도와 실질적으로 동일하기 때문에 이하에서의 “이의신청제도”라는 용어는 특별한 언급이 없는 한 “특허에 대한 이의신청제도”를 지칭하는 것임을 언급해 두고자 한다.

Ⅱ. 이의신청제도의 주요내용

1.이의신청 요건

가. 이의신청의 대상

현행법에서 특허 이의신청의 대상은 ①등록공고가 있어야 하고, ②등록공고일로부터 3월의 기간이 지나지 않은 특허이다. 그리고 특허청구범위에 2이상의 청구항이 있는 경우에는 각각의 청구항이 이의신청 대상이 된다. 등록공고는 심사관의 실체심사를 거쳐 등록사정된 특허에 대해 출원인이 소정의 등록료를 납부하면 특허청이 특허권의 설정등록을 하고 특허공보에 게재하는 절차이다. 예외적으로 비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 등록공고가 보류되는 경우도 있지만 대부분의 설정등록된 특허는 등록공고가 있는 날부터 3월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공한다. 3월이라는 이의신청기간은 이의신청을 하는 자가 해당 발명의 내용을 이해하고 관련증거를 제출하는데 필요한 기간이므로 더 연장되어야 한다는 주장도 있었지만 특허권자의 권리행사에 장애가 되는 기간은 가능한 한 줄여야 한다는 목소리도 있었기 때문에 그 절충과정에서 도출된 것으로 보인다. 따라서 등록공고가 없거나 법정기간이 경과되어버린 특허는 이의신청의 대상이 되지 않는다. 현재 이의신청 실무에서는 이의신청이 있는 경우 이의신청서와 함께 등록공고일이 기재된 등록원부를 해당 심사국에 이관하여 이의신청의 대상이 되는지 여부를 판단하게 하고 있으며, 이의신청의 대상이 되지 않는 경우에는 이의신청인에게 의견서 제출의 기회를 주지 않고 각하결정을 하고 있다. 정확한 기간계산을 하지 아니하고 이의신청서를 제출하면 방식심사 과정에서 각하결정을 받게 되는 경우도 있기 때문에 주의해야 한다.

나. 이의신청인

이의신청을 할 수 있는 자는 “누구든지”이다. 심판과 같이 “이해관계인”으로 제한하지 않고 있으므로 이해관계가 없는 사람이라도 이의신청을 할 수 있다는 것은 명확하다. 이의신청제도가 공익적 측면에서 존재하는 제도이기 때문으로 보인다. 그러나 현실적으로는 심사관 또는 출원인도 이의신청인이 될 수 있느냐 하는 문제가 발생할 수도 있다. 가끔 잘못 작성된 명세서를 정정청구 절차를 이용하여 수정하기 위해 출원인이 자기 명의로 또는 타인의 명의로 이의신청을 하는 경우가 있으나 이의신청 이유로서 특허가 취소되어야 한다는 주장을 하여야 하므로 출원인(권리자)에게 위험부담이 있고 정정의 범위가 극히 제한되기 때문에 실익이 있을 지는 의문이다. 그리고 심사관이 이의신청을 할 수 있느냐도 문제가 될 수 있다. 그러나 심사관의 이의신청은 특허제도에 대한 신뢰를 구축해야 할 심사관의 역할에 맞지 않고 이의신청을 하라는 이해관계인의 요구에 시달릴 수도 있다는 점에서 심사관은 배제된다는 의견이 지배적이다. 1998년에 시행된 심사지침서에서는 특허권자는 이의신청인이 될 수 없다는 점을 구체적으로 명시하고 있지만 논란의 여지는 여전한 것 같다.

다. 이의신청의 이유

현행법은 이의신청의 이유를 명문화하고 있다. 이의신청의 이유에는 특허법 제62조에서 규정하고 있는 거절이유 중 특허법 제42조 제5항(청구범위의 기재방법)과 동법 제45조(1특허 출원의 범위)의 규정을 제외한 모든 거절이유를 포함하고 있으며, 특히 개정된 실용신안법에서는 새로 채택된 이중출원제도로 인해 나타날 수 있는 이중등록의 경우가 이의신청 이유에 추가되어 있다. 또한 국제협력조약(PCT)에 의한 특허출원의 경우에는 『PCT출원이 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한함)과 그 출원 번역문에 다같이 기재되어 있는 발명이나 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외)에 기재되어 있는 발명 이외의 발명에 관하여 특허되었다는 이유』로 이의신청을 할 수 있다는 특례조항을 두고 있다.

특허사정 전에 이의신청이 가능했던 종전의 특허법에서는 이의신청의 이유를 명시하지 않았기 때문에 이의신청이유를 거절이유와 동일시하여야 한다는 주장과 현행과 같이 제42조 제5항과 제45조를 제외한 거절이유로 하여야 한다는 주장이 있었다. 제42조제5항이나 제45조의 규정들은 실질적으로 발명의 특허성 여부와는 상관없이 행정편의를 위해 혹은 정보자료로서의 활용가치 증대를 위해 도입된 규정이다. 그런데 일단 특허를 부여하겠다는 심사관의 결정이 있은 후에 이들 조항과 관련지어 거절한다는 것은 출원인에게 너무 가혹하다는 비난을 면할 수는 없을 것이다. 다행히 현행법에서는 이의신청이유를 명시하고 있으므로 그러한 논란은 없을 것이다. 그러나 현실적으로 특허청 심사관들의 독자적인 조사에 의하여 심사·결정하기가 대단히 곤란한 모인출원, 공동출원 등과 관련된 사항까지 이의신청 이유에 포함되어야 하는지는 여전히 논란이 되고 있다.

2. 이의신청 방법

가. 이의신청서 제출

특허 이의신청을 하는 자는 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 즉 이의신청인 및 대리인의 성명과 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소 및 대표자의 성명), 이의신청의 대상이 되는 특허의 표시, 이의신청의 이유 및 필요한 증거의 표시에 관한 사항을 기재한 이의신청서에 필요한 증거를 첨부하여 특허청에 제출하여야 한다. 특허법 시행규칙 제46조는 이러한 사항을 반영하여 별지27호로 이의신청서 서식을 규정하고 있다. 첨부서류에는 이의신청서 부본 및 이의신청 사항을 증명할 수 있는 서류 또는 물건, 그리고 대리인에 의한 이의신청인 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류가 있다. 이때 이의신청서 부본은 특허권자, 전용실시권자 및 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리자의 수에 해당하는 수의 부본을 제출하여야 하며, 증명할 수 있는 서류 또는 물건은 이의신청서 부본의 수에 1을 더한 수로 제출하도록 하고 있다.

나. 이의신청 이유 및 증거에 대한 보정

특허법 제70조는 특허 이의신청인이 특허 이의신청기간의 경과 후 30일 이내에 특허 이의신청에 기재한 이유 및 증거를 보정할 수 있다고 규정하고 있다. 이때 특허청장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 보정기간을 연장할 수 있다. 이의신청 이유의 보정에 대하여는 특허의 취소를 주장하는 이유로 특허법 제69조제1항 각호의 1에 해당하는 범위내에서 그 이유 또는 증거를 추가, 삭제 또는 변경하는 보정은 적법한 보정으로 인정하고 있다. 예를 들어 이의신청인이 처음에는 특허법 제29조 제1항의 규정을 이유로 특허취소를 주장했지만 보정과정에서 특허법 제29조 제2항 또는 제3항을 이유로 특허취소를 주장하고 그에 대응되는 증거자료를 추가하는 것은 적법한 보정으로 인정된다는 의미이다. 현재의 이의신청 대부분은 이의신청기간내에 이의신청서를 먼저 접수시킨 후 이의신청기간 경과 후 30일의 보정기간내에 이의신청의 이유 및 증거를 보정하고 있다. 이러한 일반적인 형태는 해당기술의 내용을 이해하고 적절한 증거자료를 확보할 수 있는 시간여유를 갖는다는 점에서 이의신청인들이 매우 선호하는 절차이다. 그러나 이의신청인이 이의신청 기간 경과 후 30일 이내에 보정서를 제출하지 아니한 경우에는 이의신청인에게 의견제출의 기간을 주지 않고 각하결정을 할 수 있도록 현행법은 그 절차를 명백히 규정하고 있다. 그리고 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 보정기간을 청구 또는 직권에 의해 연장할 수 있다는 규정이 있으나 “교통이 불편한 지역에 있는 자”라는 제한요건을 심사관들은 비교적 엄격하게 해석하려는 경향이 강하기 때문에 보편타당한 객관적 사유가 인정되지 않는 한 기간연장이 허용되는 경우는 거의 기대할 수 없을 것으로 보인다. 이의신청인의 입장에서는 가능한 한 법정기간을 지키는 것이 현명할 것으로 생각된다. 한편 이의신청의 보정기간이 경과한 후에 제출된 보정서는 반려시키지 않고 일단 접수·수리하지만 이의결정의 자료로는 이용될 수 없다.

다. 이의신청의 보정 한계

이의신청과정에서 최초에 제출한 이의신청서상의 특허번호의 표시나 이의신청대상 청구항이 보정에 의해 변경되는 것은 이의신청서의 요지변경이 된다. 그리고 보정에 의하여 이의신청인이 변경되는 경우도 요지변경으로 판단한다. 또한 실제로 가능성이 희박하겠지만 보정에 의해 이의신청 이유가 법정 이의신청 이유에 해당하지 않게 된 경우에도 요지변경으로 판단될 것이다. 따라서 이의신청인이나 이의신청의 대상을 기재할 때는 신중을 기해야 한다. 물론 이러한 요지변경의 판단은 단순히 형식적으로만 검토하는 것이 아니라 이의신청서에 기재된 사항을 종합적이고 실질적으로 검토해 판단하여야 한다는 요구사항이 있긴 하지만 이의신청인으로서는 주의할 필요가 있다. 이의신청의 보정에 의하여 요지변경에 해당되면 당해 이의신청은 심사관 합의체의 결정에 의하여 각하시키는 절차가 있기 때문이다.

3. 이의신청에 대한 심사

가. 심사관 합의체 구성

이의신청이 있는 경우 특허청장은 이의신청을 심사할 심사관 합의체를 지정하고 그 중 1인을 합의체의 장(이하 “심사장”이라 함)으로 지정하여야 한다. 심사관 합의체의 장은 이의신청에 대한 사무를 총괄하게 된다. 통상 당해 출원의 등록사정을 담당했던 심사관과 다른 심사관 2명으로 3인의 합의체가 구성된다. 종전에는 합의체 심사관 중 1인을 특허사정을 한 심사실의 담당관이 의무적으로 지정되고, 그 담당관이 심사장을 맡아 왔었지만 현재는 이의신청에 대한 사무처리와 감독기능이 중복되어 바람직하지 않다는 차원에서 이를 개정, 심사담당관을 합의체의 구성원으로 지정해야 한다는 규정은 단순히 다른 심사관을 지정할 수 있다는 규정으로 바뀌어 시행되고 있다. 결국 심사담당관(심사과장)의 경우 합의체의 필수구성원이기 보다는 감독자로서의 역할이 강조되고 있는 것으로 보인다. 또한 특허 사정한 심사관이 부득이한 사유로 합의체에 참여할 수 없을 때는 다른 심사관으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다는 규정과 합의체의 합의는 과반수에 의하여 이를 결정하며 합의는 공개하지 아니한다는 규정도 명문화되어 있다.

나. 방식심사

이의신청이 있는 경우 심사장은 우선 이의신청서에 대한 방식심사를 하여야 한다. 방식심사 결과 이의신청서가 특허법 제69조제2항의 규정에 위반되는 경우 또는 수수료를 납부하지 않은 경우 심사장은 그 흠결의 보정을 명하여야 한다. 보정명령에도 불구하고 그 흠결이 보정되지 아니한 경우에는 당해 이의신청서를 결정으로 각하하여야 한다.

부적합한 이의신청서로서 그 흠결을 보정할 수 없는 경우에는 심사장은 그 흠결의 보정을 명하지 아니하고 당해 이의신청서를 결정으로 각하하여야 한다. 흠결의 보정이 불가능한 경우로서는 ①특허의 취소를 주장하지 아니하는 것이 명백한 경우, 즉 이의신청의 대상이 되는 특허의 번호 또는 청구항의 기재가 없거나 불분명한 경우 ②이의신청기간의 경과 후에 이의신청을 한 경우 ③이의신청의 보정기간 경과 후에도 이의신청의 이유 및 증거가 명확하게 되지 아니한 경우 ④이의신청의 이유가 될 수 없는 것을 이의신청의 이유로 한 경우 등이다. 여기에서 흠결의 보정이 불가능한 경우에 해당되는지 여부를 판단할 때는 이의신청서의 전체를 종합적이고 실질적으로 판단하게 하고 있다. 전후 문맥상 명백한 오탈자까지도 각하결정대상으로 한다는 것은 이의신청인에게 너무 가혹한 것으로 보이기 때문이다. 이의신청인의 입장에서는 보정이 불가능한 흠결사항에 관한 한 철저한 주의를 기울이는 것이 현명할 것이다.

다. 이의신청 사실 통지

이의신청이 있는 경우 심사장은 등록원부를 조회하여 그 사실을 특허권자와 당해 특허권의 전용실시권자 및 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다. 기타 특허에 관한 등록을 한 권리자라 함은 질권자, 통상실시권자(종업원 발명의 사용자가 갖는 통상실시권, 특허권자의 동의를 받은 전용실시권자가 설정한 통상실시권자, 특허권자가 허여한 통상실시권자) 등을 말한다. 이때 이의신청서를 제출하면서 이의신청의 이유 및 증거는 추후 제출한다는 기재가 있는 경우에는 이의신청서 부본을 통지하지 아니하고 단순히 이의신청 사실만을 통지한다. 이의신청서 부본은 이의신청의 보정기간이 경과한 후에 답변서 제출기간을 지정과 함께 통지하는 것이 일반적이다. 복수의 이의신청이 있는 경우에도 각각에 대하여 이의신청사실을 통지하는 것이 원칙이다.

라. 예고등록 의뢰

이의신청이 있는 경우 심사장은 등록과에 예고등록을 의뢰하여야 한다. 예고등록 의뢰서에는 이의신청일, 이의신청번호, 등록번호, 이의신청의 취지 등이 기재되어야 한다. 이는 등록원부에 이의신청사실을 등재하여 제3자에게 그러한 사실에 대해 열람할 수 있는 기회를 제공하기 위해서이다. 그러나 예고등록 의뢰 시기에 대해서는 다소 논란이 있어 보인다. 현행규정에는 이의신청 사실통지와 동시에 예고등록을 의뢰하도록 되어 있다. 증거를 제출하지 아니하여 각하결정을 하는 경우에도 등록원부에는 이의신청 사실이 등재되게 되어 있다. 특허권자 입장에서는 별로 달갑지 않은 기록으로 받아 들여질 것이다. 따라서 증거제출없이 각하되는 경우에는 이의신청사실을 등록원부에 기재하지 않는 방향으로 제도를 운용할 필요가 있다고 본다. 이를 위해서는 예고등록 의뢰 시기를 이의신청에 대한 보정기간이 경과한 후 이의신청서 부본 통지와 동시에 예고등록을 의뢰하는 방법도 검토해 볼 수 있을 것이다.

마. 권리자에의 부본 송달

이의신청이 있는 경우 심사장은 이의신청서의 부본을 권리자에게 송달하고 기간을 지정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 답변서는 이의신청의 이유와 증거에 대한 권리자의 항변이 될 것이다.

이 경우 이의신청 기간내에 수개의 이의신청이 있을 수 있으며 권리자가 답변서를 제출할 수 있는 기간내에 정정청구도 할 수 있으므로 이의신청이 있을 때마다 기간을 지정하여 답변서를 제출하게 할 경우 권리자는 개개의 이의신청에 대하여 답변서 또는 정정청구를 해야 하는 등 복잡하고 불편하게 사건이 전개될 수 있다. 따라서 이의신청서 부본의 송달 및 답변서 제출기회는 이의신청에 대한 보정기간이 경과한 후에 일괄하여 부여하는 것으로 한다. 이의신청서의 부본 송달시에는 복수의 이의신청이 있는 경우 이들의 병합 또는 분리에 관련된 사항, 이의신청인이 신청하지 아니한 이유나 증거채택과 관련된 심사관의 직권심사 사항 등도 일괄하여 통지함으로써 특허권자가 적절한 대응을 할 수 있도록 하는 것이 바람직 할 것으로 보인다. 현재는 병합 또는 분리나 직권심사 사항이 각각 별도의 통지서를 이용하여 작성되도록 되어 있으나 가능하면 하나의 통지서에 이러한 사항들을 일괄적으로 기재할 수 있도록 제도개선이 이루어져야 할 것이다.

사. 변박서와 재답변서

특허권자의 답변서가 접수되면 심사장은 통상 그 부본을 이의신청인에게 송부하게 되어 있다. 이 경우 특별히 이의신청인에게 반박할 기회를 주어야겠다고 인정되는 경우가 아니면 기간을 지정하지 않는다. 그러나 이 과정에서 이의신청인의 대응에 혼란이 야기되는 경우가 흔히 발견된다. 이의신청인 측에서는 이의결정이 없는 상태에서 이의답변서 부본을 송달받을 경우 권리자의 답변에 대한 변박서를 제출하라는 통지로 잘못 알고 무조건 변박서를 제출하는 경향이 있기 때문이다. 이러한 혼란을 방지하기 위해서는 우선 첫 번째로 이의신청인이 일단 답변서 부본 통지서에 기간이 지정되어 있는지 여부를 확인하는 것이 중요하다. 기간이 지정되지 않았다는 것은 이미 이의신청인이 제출한 이의신청의 이유 및 증거자료와 권리자가 제출한 답변서만으로 이의결정을 하겠다는 심사관의 의도가 내포되어 있기 때문에 변박서를 제출할 필요는 없다. 설령 제출한다 해도 심사관들은 이를 정식서류로 인정하지 않고 참고자료로만 활용할 것이다. 기간의 지정이 없기 때문에 이의결정이 끝난 후에 접수되는 변박서도 종종 발견된다. 그러나 잘못 제출된 변박서는 불필요한 시간낭비만 초래할 뿐 전혀 실익이 없다는 것을 이의신청인은 고려해야 할 것이다.

두번째로는 이러한 혼란을 사전에 방지하기 위해 심사장은 이의결정이 끝난 후에 이의결정서와 동시에 이의답변서 부본을 이의신청인에게 통지하는 방법이다. 잘못 제출된 이의변박서의 처리가 문제될 수 있다는 측면에서 심사관들은 이러한 방법을 선호하는 것 같다. 이의답변서 부본을 이의신청인에게 송부하는 것이 일반적이지만 그 시기에 대한 명백한 규정이 없고, 변박서 제출기간이 지정되지 않는 한 일방적인 서류송부 절차 이상의 의미가 없기 때문에 이의신청인을 위해서도 두 번째의 방법, 즉 이의결정서와 동시에 답변서 부본을 송부하는 것이 바람직할 것으로 보인다. 물론 근본적인 대책으로서는 변박서와 재변서 제출과 관련된 보다 구체적인 절차를 명문화하는 방법도 있을 것이다.

아. 이의결정

심사관은 이의신청이유의 보정기간 및 특허권자의 답변서 제출기간 경과 후 이의신청에 대한 결정을 하여야 한다. 이의결정은 3인의 합의에 의하여 행하여지며 합의는 과반수에 의하여 결정된다. 이의신청인이 이의신청기간 내에 이의신청의 이유 및 증거를 제출하지 아니한 경우에는 상기 보정기간 및 답변서 제출기간의 규정에 불구하고 결정으로 이의신청을 각하할 수 있다. 또한 이의신청인이 특허·실용신안권의 일부 또는 전부를 승계한 때, 합병에 의해 소멸된 때 및 이의신청인이 사망한 때에는 결정으로 이의신청을 각하한다. 심사관은 이의신청이 이유있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “취소 결정”이라 함)을 하여야 하며 이의신청이 이유없다고 인정되는 때에는 그 특허를 유지한다는 취지의 결정(이하 “유지결정”이라 함)을 하여야 한다. 특허청구범위가 하자 있음을 이유로 이의신청이 된 경우에는 청구항마다 취소결정(또는 유지결정)을 하여야 할 것이지만 그 이외의 이유로 이의신청이 된 경우에는 특허발명 전체 단위로서 따져야 할 것이다. 따라서 복수의 청구항에 대하여 이의신청이 있는 경우에는 일부 청구항은 취소결정을 하고 나머지 청구항은 유지결정을 할 수 있다. 심사관은 2이상의 이의신청이 있는 경우 그 중 하나의 이의신청에 대하여 심사한 결과 그 이의신청이 이유있다고 인정하는 때에는 다른 이의신청에 대해서는 결정을 하지 아니할 수 있다. 이 경우 결정을 하지 아니한 이의신청인에게도 취소결정 등본을 송달하여야 한다.

자. 이의결정의 확정

취소결정이 되는 경우에는 취소결정등본을 송달받은 날부터 30일(특허법 제132조의 3의 불복심판 청구기간)이 경과한 시점에서 확정된다. 그리고 유지결정이 되는 경우에는 이의결정등본의 송달이 있는 때에 확정된다. 이때 취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보며, 정정청구가 인정되어 유지결정된 특허에 대해서는 정정된 명세서 및 도면에 의해 특허된 것으로 본다. 한편 심사장은 이의결정이 확정되면 확정일자와 이의결정의 결론이 기재된 확정등록의뢰서를 작성하여 등록과장에게 통지하여야 한다.

4. 기타 일반사항

가. 직권심사

이의신청에 관한 심사에 있어서는 심사관의 직권으로 이의신청인이 신청하지 않은 이유에 대하여도 심사할 수 있다. 이 경우 특허권자 또는 이의신청인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 그러나 이의신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심사할 수 없다. 이의신청에 대한 심사는 일단 특허청의 심사를 거쳐서 등록된 특허를 대상으로 하는 것이므로 기본적으로는 이의신청인이 신청한 이유 및 제시한 증거에 의하여 심사를 한다. 그러나 이의신청이 복수인 경우 각 이의신청인이 제출한 증거를 조합하거나 이의신청인이 제출하지 아니한 증거를 채택하는 경우, 또는 이의신청인이 특허의 취소를 주장하는 법조문의 근거가 적절하지 못한 경우 등이 있을 수 있다. 이러한 경우에는 심사관이 직권으로 심사할 수 있는 길을 열어주는 대신 반드시 이의신청인에게 의견제출기회를 부여함으로써 심사관의 일방적인 처리를 견제하는 장치도 두고 있는 것이다.

나. 정정청구

1) 정정요건

특허권자는 이의신청에 대한 답변서 제출기간, 즉 이의답변서 제출기간 또는 직권심사에 대한 의견제출 기간내에 특허의 정정을 청구할 수 있다. 자신의 특허권과 이의신청의 이유 및 증거로 제시된 선행기술 사이에 동일 또는 유사한 기술적 구성이 있는 경우 ①청구범위의 감축 ②오기의 정정 ③불명료한 기재의 석명을 통하여 자신의 특허권과 선행기술과의 차별성을 부각시킬 수 있다면 특허권자는 정정청구를 통하여 이의신청의 이유를 해소함과 동시에 자기권리의 안정성을 도모할 수 있게 된다. 그러나 특허권자가 정정청구를 하기 위해서는 전용실시권자, 질권자 또는 통상실시권자의 동의를 얻어야 한다. 등록한 권리자도 특허발명의 내용에 대하여 이해관계를 갖기 때문이다.

2) 정정심사

특허법에서는 정정의 한계(후술)를 구체적으로 규정하고 있다. 정정심사에서는 주로 후술하는 정정의 한계를 벗어나는지 여부를 판단하게 된다. 그리고 정정청구를 할 수 있는 기간내에 제출되었는지 여부와 전용실시권자, 질권자 또는 통상실시권(종업원 발명의 사용자가 갖는 통상실시권, 특허권자의 동의를 받은 전용실시권자가 설정한 통상실시권, 특허권자가 허여한 통상실시권)자의 동의서가 첨부되었는지 여부도 심사하게 될 것이다.

정정청구가 인정되는 경우 심사장은 특허권자에게 별도의 조치를 취하지 않고 정정된 명세서 또는 도면에 따라 이의신청에 대한 심사를 진행한다. 그러나 정정청구가 인정되지 아니하는 경우에 심사장은 특허권자에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이때 정정청구서에 대한 보정은 인정하지 않고 있다. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정이 인정된 경우에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허사정 또는 심결 및 특허권의 등록설정이 된 것으로 본다. 정정을 인정할 수 없는 경우에는 별도의 각하결정을 하지 아니하고 등록사정 당시의 명세서 또는 도면을 기초로 이의신청에 대한 심사를 진행한다. 정정청구에 의하여 이의신청의 대상이 되는 청구항이 모두 삭제된 때에는 정정청구가 인정되는 경우 이의신청의 대상이 존재하지 않기 때문에 심사관 합의체의 결정으로서 이의신청은 각하된다. 이때 정정청구에 대한 인정·불인정 문제는 별도의 결정문을 작성하지 아니하고 이의결정문에 기재하는 것으로 마무리된다. 즉 정정청구를 인정하는 경우에는 그 취지 및 이유를 이의결정문의 결론 및 이유에 기재하고, 정정청구를 인정하지 않는 경우에는 이의결정문의 결정 결론에는 그 취지를 기재하지 아니하고 이의결정문의 이유란에서 그 이유를 기재한다. 그리고 심사장은 정정청구가 인정되는 경우 이의신청인에게 그 부본을 통지하고 정정공고를 의뢰하여야 하며 정정된 내용에 따라 확정등록을 의뢰하여야 한다. 신속한 처리를 위하여 정정불인정 자체에 대한 불복은 인정하지 않고 있다.

3) 정정의 한계

특허법 제77조제1항에서는 ①특허청구범위를 감축하는 경우 ②오기를 정정하는 경우 ③불명료한 기재를 석명하는 경우에 한해 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다고 구체적으로 명시하고 있으며 또한 특허법 제77조제3항에서 준용하는 동법 제136조제2항, 제3항에서 [특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정]이나 「정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 정정」으로 정정의 한계를 규정하고 있다. 특히 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 정정에 해당하는 유형을 심사지침서에서는 다음과 같이 예시하고 있다.

① 청구항에 기재된 구성요건의 삭제

② 청구항에 택일적으로 기재된 요소의 부가

③ 청구항에 기재된 구성요건을 상위개념으로 변경

④ 청구항에 기재된 구성요건의 대치

⑤ 청구항에 기재된 수치범위가 넓어지거나 또는 변경되는 경우

⑥ 정정에 의하여 특허청구범위가 감축되는 경우에도 정정전의 청구항에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명의 구체적인 목적의 범위를 일탈하여 그 기술적사항을 변경하는 경우

⑦ 청구항의 카테고리의 변경

⑧ 청구항의 카테고리는 변경되지 않으나 발명의 대상이 변경되는 경우

⑨ 청구항의 기재를 정정하지 않은 경우에도 발명의 상세한 설명 또는 도면을 정정한 결과 상기 ①∼⑨에 해당되게 되는 경우

다. 이의결정에 대한 불복

특허법에서는 이의신청에 대한 각하결정 및 유지결정에 대해서 불복할 수 없다는 명문규정을 두고 있다. 각하결정 및 유지결정에 대해서는 특허무효심판이라는 별도의 절차에 의하여 유·무효성을 다툴 기회가 있으므로 절차를 신속히 하고자 하는 이유에서 제한하고 있다. 즉 각하결정 및 유지결정에 불복하여 심판이나 소를 제기할 수 있다면 이의신청인의 권리를 보호하고 공정한 판단을 기할 수는 있지만 조속한 권리확정을 위한 이의신청제도의 본래의 취지에 역효과를 가져올 수 있을 뿐 아니라 무효심판절차에서 충분히 다툴 수 있다는 점이 고려된 것으로 보인다. 그러나 취소결정에 대해서는 특허심판원에 불복을 청구할 수 있도록 하고 있다. 특허법 제132조의 3에서는 특허권자가 취소결정에 불복이 있는 때에는 취소결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허심판원에 취소결정 불복심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 이때 정정청구가 불인정 된 경우에는 취소결정에 대한 불복을 청구하면서 정정 불인정에 대해서도 다툴 수 있을 것이다.

라. 이의신청의 취하 처리

이의결정 등본의 송달전에는 이의신청을 취하할 수 있고, 취하는 청구항마다 가능하다. 이의신청이 취하된 경우에는 그 이의신청은 처음부터 없었던 것으로 본다. 이에 따라 이의신청이 모두 취하된 경우에는 심사를 종료하고 이의신청이 취하되었다는 취지를 특허권자 및 그 특허권에 대한 전용실시권자, 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지한다. 한편 심사장은 이의신청인이 제출한 이유 또는 증거 중에 특허 무효이유가 있는지 검토하여 특허무효이유가 있는 경우에는 심사관 명의로 무효심판을 청구한다.

Ⅲ. 맺는말

금년 1월부터는 심사실무의 전산화가 이루어졌고 7월부터는 실용신안 선등록제도가 시행되고 있는 등 특허청의 업무영역에 변화가 계속되고 있다. 그중에 등록후 이의신청제도를 도입한 현행법을 시행한지도 이미 2년을 넘어서고 있다. 특히 새로 시행된 실용신안 선등록제도는 어느정도 부실권리를 안고 갈 수 밖에 없는 현실적인 문제가 있기 때문에 이의신청 제도를 이용한 다툼을 증가시킬 것으로 예상된다. 그 때문에 이의신청제도의 비중도 선등록제 이전과는 다른 양상을 보일 가능성이 있다. 따라서 지금은 지난 2년여의 시행기간 동안 드러난 이의신청제도의 실무적인 문제점들을 한번쯤 재점검해 볼 시점인 것 같다. “등록 후 이의신청의 심사를 심사국에서 계속 담당하는 것이 과연 타당한가?”라는 근본적인 문제로부터 “증거보전·증거조사 등의 준사법적 절차를 심사관들이 과연 무리없이 감당해 낼 수 있을까? 그 많고 많은 이의신청 관련 각종 통지서를 효율적으로 통합하는 방안은 없을까? 이의신청이 있을 경우 현재처럼 각하결정과 관계없이 무조건 예고등록을 의뢰하여야 하는가? 취소결정에 대한 파기환송시 재심사 과정에서 심사관은 직권심사를 할 수 있을까? 또 파기환송의 재심사과정에서 이의결정문은 어떻게 작성해야 하는가? 파기환송 건에 대한 재결정문의 작성이 꼭 필요한 절차일까? 이의신청과 무효심판이 동시에 계류중일 경우 어느쪽이 우선되어야 하며, 그 경우 판단주체를 일원화하는 방안은 없을까? 이의신청인이 사망한 경우 각하결정을 통해 이의신청 절차를 종결한 다음 심사관으로 하여금 무효사유를 재검토하게 하는 현재의 절차가 현실적으로 타당한가? 정정청구가 적법한 것으로 인정되지만 취소결정이 내려지는 경우 과연 정정공고를 의뢰하여야 할 필요가 있을까? 증거보정 기간의 연장과 관련하여 “교통이 불편한 지역에 있는 자”의 명확한 판단기준은 무엇일까? 이의답변서 제출기간내에 정정청구서가 접수된 후에 이의신청이 취하된다면 정정청구서는 어떻게 처리해야 하는가? 정정청구서가 제출된 후의 이의신청 취하를 인정하지 않는 방법은 없을까? 이의신청의 접수를 담당하는 등록과의 1차 방식심사 사항은 등록과에서 직접 보정명령을 할 수는 없을까?”라는 절차적인 문제까지 종합적인 검토가 필요하다고 생각된다. 명문화된 규정이 많을수록 심사관의 업무처리가 복잡해진다는 생각보다는 살아있는 권리의 취소여부를 결정해야 하는 이의신청제도의 특성상 좀더 명확한 절차를 마련하려는 노력이 있어야 할 것이다. 현재 이러한 실무적인 문제점에 대한 검토작업을 진행하고 있는 것으로 알고 있다. 다소 시간을 두고 검토해볼 사항도 있겠지만 하위규정의 개정만으로 가능한 부분에 대해서는 좀더 적극적인 검토·보완이 뒤따라야 할 것으로 생각된다.

첨부 파일과거 URLhttp://www.ipleft.or.kr/bbs/view.php?board=ipleft_5&id=38