영업방법 발명과 자연법칙 이용가능성
- 삼성전자 원격교육 장치 특허 무효소송의 경과와 의미를 중심으로

남 희 섭 (정보공유연대 IPLeft 대표)

1.    서론

영업방법 특허가 우리 사회에서 주목을 받게 된 것은 1998년 여름 미국 연방고등법원(CFAC)의 판결에 큰 영향을 받았다고 할 수 있다.  그 당시 우리나라에서는 미국과 달리 영업방법 발명에 대한 판례가 전혀 형성되지도 않았고 허용여부에 대한 논의가 성숙되지도 않았으나 특허청은 심사기준에 따라 영업방법 발명에 대한 특허를 인정해 오고 있었다.  우리 특허청은 산업부문별 심사기준 중 컴퓨터 관련 발명에 대해 과거 일본 특허청과 동일한 심사기준을 운영해오다가 1998년 8월 1일부터는 미국의 심사기준을 수용한 ‘컴퓨터 관련 발명 심사기준’을 적용하고 있었는데, 1999년 1,133건이던 영업방법 발명에 대한 특허출원이 2000년에는 9,895건에 달하면서 곧 영업방법 특허로 인해 심각한 문제가 생길 것이라는 예상이 나오기도 하였다.  영업방법 특허에 대해 시민사회단체는 이것이 정보 영역에 대해 지적재산권을 확장하면서 나타나는 현상의 하나로 보았고, 그 근본에는 정보와 생명을 상품화하려는 자본의 내포적 확장 과정이 자리잡고 있다고 이해하였다.  이 글에서 주로 다루게 될 삼성전자의 원격교육 특허에 대한 무효소송은 사적소유권에 기초한 지적재산권의 무분별한 확장과 강화에 대한 저항의 형태로 기획된 소송의 일종이었다.  정치나 사회 문제와 달리 시민사회 영역에서 거의 개입을 하지 않고 있던 지적재산권 부문에 시민사회가 소송을 통해 적극적인 대응을 하였다는 점도 삼성전자 원격교육 특허 사례가 주목을 받게 된 이유 중 하나였지만, 당시 영업방법 발명에 대해서는 우리 법원의 판결례가 없었다는 점에서도 그 결과에 대한 관심이 매우 높았다.  2000년 3월 ‘진보네트워크’가 삼성전자 원격교육 특허에 대한 무효심판을 청구한 후 약 3년 가까이 걸려 특허법원에서 특허 무효라는 판결이 내려지고 이에 대해 삼성전자가 대법원 상고를 포기함으로써 특허법원 판결이 그대로 확정되었으나, 특허무효의 근거가 공지기술로부터 기술적인 진보성이 인정되지 않는다는 것이어서 영업방법 발명 그 자체가 특허권의 대상이 될 수 없다는 취지의 판단을 얻고자 했던 시민사회 단체의 애초 목적은 달성되지 못했다고 할 수 있다.  오히려 이번 특허법원의 판단은 미국 판례의 태도를 좀 더 적극적으로 수용한 측면도 있는데, 이하에서는 삼성전자 원격교육 특허 무효소송의 진행과 특허법원의 판결을 중심으로 영업방법 특허의 허용 여부 특히, 자연법칙의 이용가능성을 영업방법 발명에 대해서 어떻게 인정할 것인지, 자연법칙의 이용가능성을 규정하고 있는 현행 특허법을 영업방법 발명에 대해 어떻게 재해석할 수 있을지 살펴보고자 한다.

2. 특허권의 내용 및 대응 해외 특허출원

1) 국내 특허권의 내용

삼성전자의 ‘인터넷 상에서의 원격교육 방법 및 그 장치’ 특허(이하 ‘원격교육 특허’)는 1996. 10. 23. 제1996-47807호로 특허출원되었고, 특허청의 심사 과정에서 아무런 거절이유 없이 곧바로 1999. 1. 25. 특허 제191329호로 등록되었다.

(1) 발명의 목적 및 효과

삼성전자의 원격교육 특허는 종래 원격교육 방법에서는 사용자가 시간 및 장소에 제약을 받으면서 사용자의 확장 및 교육 내용의 다양화가 어렵고 사용자의 학습을 평가 및 관리하지 못한다는 문제점을 해결하는 것을 목적으로 하며, 인터넷 상에서의 원격교육을 실시함으로써 시간과 공간의 제약을 극복하고, 또한 학습 평가 및 관리 기능을 하는 프로그램을 실시하여 사용자들의 학습을 보다 나은 방향으로 이끄는 효과가 있다고 한다.

(2) 발명의 구성

발명의 구성으로 명세서와 도면에 나타난 사항을 요약하면 다음과 같다.

<그림 1>  삼성전자 원격교육 특허 구성도

WWW 서버부(40)는 하이퍼텍스트 전송규약(HTTP)에 따라 브라우저(22)가 요청한 데이터를 전송한다.  HTTP는 브라우저와 서버간의 통신 규약을 정의한 것이다.  CGI 프로그램부(42)는 운영시스템(36)에 의해 동작하고, WWW 서버부(44)와 DB 관리부(44) 사이에 CGI 프로그램부(42)가 연결된다.  CGI 프로그램부(42)는 CGI의 기능을 바탕으로 사용자가 학습하도록 교육용 프로그램을 제공하고, 학습한 내용을 분석한다.  CGI (Common Gate Interface)는 동화상을 제공할 뿐만 아니라, 브라우저(22)를 통한 사용자와 서버가 서로 통신할 수 있도록 한 것이다.  또한, 서버 장치(30)에는 CGI 프로그램부(42)와 DB(46) 사이에 DB 관리부(44)가 연결된다.  DB 관리부(44)는 OS(36)에 의해 동작하고, DB(46)를 참조하여 CGI 프로그램부(42)가 동작하는 데 필요한 데이터를 출력한다.

CGI 프로그램은 사용자가 접속한 서버와 자료를 주고 받으면서 실행할 수 있도록 한 CGI의 기능을 기본으로, 원격교육이 가능한 교육 내용 및 평가를 위한 검색 등이 가능하도록 작성한 프로그램이다.  CGI 프로그램은 입력된 데이터 즉, 사용자의 인적 사항과 학습 과정 선택 등의 데이터를 이진으로 처리하여 데이터베이스 관리부(44)로 데이터의 분석을 요청한다. … (중략) … CGI 프로그램부(42)는 입력된 데이터를 참조하여 사용자가 교육할 수 있도록 교육용 페이지를 작성하여 WWW 서버부(40)로 출력한다. … (중략) … CGI 프로그램부(42)는 입력된 학습 데이터를 이진으로 처리하여 데이터베이스 관리부(44)로 데이터 분석을 요청한다. … (중략) … CGI 프로그램부(42)는 입력된 데이터를 참조하여 사용자의 학습한 내용을 평가하도록 평가용 페이지를 작성하여 WWW 서버부(40)로 출력한다. … (중략) … CGI 프로그램부(42)는 입력한 시험 데이터를 이진으로 처리하고, 그 시험 데이터를 평가하여 결과 페이지를 작성한다. CGI 프로그램부(42)는 시험친 결과 데이터 분석 및 그 결과 데이터의 저장을 데이터베이스 관리부(44)로 요청한다.

① 등록 청구항 제1항: 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육 장치에 있어서, 사용자가 원하는 데이터를 서버 장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말 장치 및 상기 단말부로부터 요구된 데이터를 전송하며 사용자가 수행한 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 서버 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격교육 장치.

② 등록 청구항 제4항: 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육 방법에 있어서, (1) 사용자의 입력 데이터를 처리하는 제1 단계; 사용자의 학습 데이터를 처리하는 제2 단계; 및 (3) 사용자의 시험 데이터를 처리하는 제3 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격교육 방법.

삼성전자의 원격교육 특허 중 장치 특허권은 단말 장치를 구성요소로 포함하고 있기 때문에, 서버 장치를 운영하는 자를 상대로 한 직접침해 주장은 어려워 보인다.  한편 방법 특허권은 사용자를 평가하는 과정이 포함된 거의 모든 원격교육 방법에 대해 권리를 행사할 수 있을 정도로 포괄적이다.

2) 미국특허

삼성전자는 국내 원격교육 특허출원을 우선권 주장하여 미국에 1997. 10. 23. 특허출원 제08/956,462로 출원하였고, 1999. 8. 30. 1차 거절(USP 5,727,950에 기초한 35UCS§102(e) 거절)후 1999. 11. 30. 청구항을 보정하였으나, 2000. 2. 15. 최종 거절되자 2000. 8. 2. 계속출원(Continuation Application)을 하면서 청구항을 보정하여 미국특허 USP 6,190,178로 등록되었다.  미국등록특허의 청구항 제1항은 다음과 같다. A remote education method using an internet, comprising the steps of: (a) transmitting a remote education home page comprising learning procedures for guiding a user to select one of a set of desired learning procedures; (b) providing learning data corresponding to the learning procedure selected by the user; (c) providing evaluation data corresponding to the provided learning data to evaluate learning results of the user; (d) analyzing an evaluation result, with respect ot the evaluation data, and providing a learning direction to the user.

3) 일본출원

삼성전자는 국내 원격교육 특허출원을 우선권 주장하여 일본에 1997. 10. 21. 특허출원 제9/288726호로 출원하였고, 이것이 거절되자 2000. 5. 19. 분할출원(제2000-148822호)을 하였다.  현재, 원출원은 2000. 4. 21. 일본특허청에 의해 최종 거절되어 불복심판이 진행되고 있고, 분할출원에 대한 심사결과는 아직 나오지 않았다.

4) 영국출원

삼성전자는 국내 원격교육 특허출원을 우선권 주장하여 영국에 1997. 10. 20. 특허출원 제GB9722047.9호로 출원하였고, 특허 제GB2321120호로 등록되었다.  영국특허의 공개된 명세서에 기재된 장치 청구항(제7항)은 다음과 같다.  A remote education apparatus via an internet, the remote education apparatus comprising: a personal computer (PC) which can be connected to the internet; and a server for prestoring a variety of learning data and evaluation data corresponding to the learning data, and providing the learning data and the evaluation data to the PC of a registered user.

3. 원격교육 특허의 무효소송 경과

1) 특허심판원에서의 경위

(1) 경과

▶ 무효심판 청구일: 2000. 3. 4. (2000당343)
▶ 심결: 2000. 12. 29.

(2) 무효심판 청구이유

컴퓨터에 의해 처리되는 데이터가 교육, 시험, 학습 데이터가 아니라, 예를 들어서, 광고 데이터이거나 금융 데이터인 경우에는 “원격교육의 실시, 사용자의 학습 평가 관리”라고 하는 이건 특허 발명의 목적이 달성될 수 없기 때문에, 삼성전자 원격교육 특허의 목적을 실현할 수 있는 구체적인 핵심 구성은, 단말 장치와 서버 장치에서 데이터를 처리하는 기능을 실현하는 구성이 아니라, 단말 장치에서 요구하는 데이터가 교육용 데이터이고, 서버에서 처리하는 데이터가 사용자의 시험 데이터 또는 학습 데이터인 점에 있다.  그런데, 사용자의 컴퓨터(단말 장치)와 서버 컴퓨터(서버 장치)에서 처리하는 데이터가 교육용 데이터, 시험 데이터, 학습 데이터인가 아닌가는 순전히 사람들 사이의 인위적인 약속과 인간의 정신적 활동을 이용한 것으로서, 여기에는 자연법칙을 이용한 요소가 전혀 없다.

(3) 심결의 요지

인터넷을 이용한 컴퓨터 관련 발명의 성립성이 인정되기 위해서는 (i) 인터넷에 의하여 해결하려는 정보처리의 수단 및 기능이 산업상 이용될 수 있도록 특정한 목적을 한정하고 있는 경우, (ii) 인터넷을 이용하여 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 구현하거나, 이들을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용기술을 이용하고 있지 아니하는 경우, (iii) 특정한 목적을 달성하기 위한 정보처리의 수단 및 기능이 컴퓨터 상에서 어떻게 수행되며 어떻게 구현되는지에 대하여 구체적으로 한정하여 특허청구범위를 기재하고 있는 경우라야 한다.  이 사건 특허는 인터넷 상에서의 월드와이드웹(World Wide Web)을 이용하여 교육자와 피교육자(사용자)와의 원격교육을 실시하고, 사용자의 학습을 평가 및 관리하는 것을 기술적 요지로 하는 특정한 목적을 가지고 있고, 또 이러한 목적을 달성하기 위한 이 사건 특허의 수단 및 기능은 인터넷에 의해 상호 접속된 정보처리장치들과 그 장치들에 의하여 동작하는 컴퓨터 소프트웨어의 결합체로서 산업상 실제로 이용될 수 있는 것으로 인정된다.

이 사건 특허의 청구범위 제1항은 인간의 정신적인 활동이나 인위적인 약속을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용하는 것이 아니라, 단말장치에서 요구하는 데이터가 교육용 데이터이고 서버장치에서 처리하는 데이터가 사용자의 시험데이터 및 학습 데이터라고 하는 데이터의 속성을 포함한 특정한 목적, 즉 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리”라고 하는 이 사건 특허의 목적을 달성하기 위한 단말장치 및 서버장치에 내재하는 각종 프로세스에 기술적 특징이 있다고 할 수 있다.  이 사건 특허의 특허청구범위 제1항에 있어 단말장치 및 서버장치는 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리”하기 위하여 전기 또는 자기신호로 동작하며 그 동작 중에 신호를 변환시키고, 또 프로세스를 수행하는 과정에서 알고리즘의 상태를 변화시키고 있기 때문에 단말장치와 서버장치 상호간 또는 단말장치 및 서버장치 각각의 내부에는 항상 어떤 형태로든 물리적 변환이 일어나고 있고, 또 단말장치 및 서버장치를 포함한 프로세스에 의해 “원격교육을 실시하고 사용자의 학습을 평가 관리”한다고 하는 컴퓨터 정보처리에 이용될 수 있으므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1항은 산업상 이용할 수 있는 것임과 동시에 자연법칙을 이용한 발명이라 하겠다.

2) 특허법원에서의 경위

(1) 경과

▶ 소제기: 2001. 2. 10. (2001허942)
▶ 1차 정정심판: 2001. 9. 18. (2001당1766) → 심판청구취하 2002. 4. 15.
▶ 2차 정정심판: 2002. 4. 15. (2002당1320) → 심결(정정인정) 2002. 9. 30.
▶ 판결선고: 2002. 12. 18.

▶ 정정된 청구항 제2항: 인터넷 상에서의 월드와이드웹(WWW)을 기반으로 한 원격교육 장치에 있어서,
  사용자가 원하는 데이터를 서버장치에 요구하며 그 데이터를 화면에 디스플레이하여 검색하고, 사용자가 그 데이터를 수행하도록 한 단말장치; 및
  인터넷에 접속하는 접속부; 상기 접속부와 운영시스템으로부터 입력되는 데이터를 출력하는 인터페이스부; 상기 인터페이스부로부터 입력된 데이터를 처리하도록 각 장치를 동작하게 하는 운영시스템; 및 상기 운영시스템에 의해 운영되고, 상기 단말장치로부터 요구된 교육용 페이지를 전송하며, 상기 교육용 페이지에 대해 수행한 학습데이터를 처리한 평가용 페이지를 전송하며 인터넷상에서 원격학습을 실행하며, 사용자가 상기 평가용 페이지에 대해 수행한 시험데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 원격교육수단을 구비하는 서버 장치
를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격교육 장치.

▶ 정정된 청구항 제3항: 제2항에 있어서, 상기 원격교육수단은 상기 인터넷 상에서 데이터 왕래를 규정하는 인터넷 프로토콜부; 상기 인터넷 프로토콜부 상에서 운영하여 사용자가 원하는 데이터를 브라우저로 전송하는 WWW 서버부; 상기 WWW 서버부와 데이터를 주고 받으며 데이터베이스 관리부와 원격교육을 실행하고 관리하는 데 필요한 데이터를 주고받는 CGI 프로그램부; 상기 CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스부를 참조하여 출력하는 데이터베이스 관리부; 및 상기 데이터베이스 관리부에서 필요한 데이터를 출력하고 상기 데이터베이스 관리부에서 입력된 데이터를 저장하는 데이터베이스부를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서의 원격교육 장치.

피고가 2차례의 정정심판을 통해 청구항을 보정한 것은 등록된 특허청구범위의 종속항에 기재되어 있던 구성으로 한정하여 권리범위를 축소한 것인데, 정정 후 특허권의 행사가 가능하도록 할 요량이었다면 장치 청구항을 보정할 것이 아니라 방법 청구항을 보정하였어야 할 것으로 보인다.  왜냐하면 앞서 본 것처럼, 장치 청구항에 기재된 원격교육 장치는 그 구성요소 중 하나로 ‘단말장치’를 포함하고 있어서 ‘서버장치 운영자’를 상대로 한 특허권 직접침해 주장이 어렵기 때문이다.

(2) 당사자간 주장의 쟁점

(가) 자연법칙 이용가능성(발명의 성립성)에 대한 다툼

▶ 원고: (i) 원심결은 산업상 이용가능성을 판단한 것에 불과하고 자연법칙 이용가능성을 직접 판단하지 않았다.  (ii) 이 사건 특허발명은 ‘교육’이라고 하는 인간의 정신적 활동이나 인위적인 약속을 구현하기 위하여 컴퓨터의 범용적인 기능을 단순히 이용한 것에 지나지 아니하므로 자연법칙을 이용하지 않았다.  (iii) 컴퓨터 내부에서 처리되는 데이터가 교육 데이터인지, 시험 데이터인지, 학습 데이터인지는 사람들 사이에 미리 정해둔 약속이나 기준에 의한 것에 지나지 않거나 인간의 정신적 활동에 기초한 것으로 여기에 자연법칙을 이용한 요소는 찾아볼 수 없다.  (ⅳ) 발명으로 성립하기 위한 적극적 요건을 제시하기는 어렵지만, 하드웨어 자원의 단순한 사용에 불과한 것은 자연법칙 이용가능성이 인정될 여지가 없다는 소극적 기준을 제시할 수는 있다.

▶ 피고: (i) 컴퓨터 관련 발명의 성립성은 ‘컴퓨터는 신호로 동작하며 그 동작중에 신호를 변환시키고 컴퓨터 내부에는 항상 어떤 형태로든 물리적 변환이 있다’는 근거에서 종래부터 인정되어온 것이고 원심결도 이와 같은 근거에서 판단하였다.  (ii) 컴퓨터의 범용적인 기능의 단순한 이용이냐 아니냐는 발명의 신규성이나 진보성의 문제이지 성립성 문제는 아니다.  (iii) 컴퓨터 관련 발명은 물리적인 하드웨어 장치(컴퓨터 장치)를 이용하고 있으므로, 자연법칙을 이용하는 것이라 볼 수 있으며, 특정한 목적(소프트웨어의 알고리즘이 해결하려고 하는 과제)을 가지고 그 목적을 달성하기 위한 구체적 수단(소프트웨어와 하드웨어의 결합)이므로 기술적 사상에 해당한다. 따라서 원칙적으로 소프트웨어 알고리즘이 컴퓨터라는 하드웨어와 결합하여 그 컴퓨터를 특정 목적으로 동작시키는 컴퓨터 관련 발명은 법 제2조에서 말하는 자연법칙을 이용한 기술적 사상이다.  다시 말하면 소프트웨어 알고리즘이 하드웨어와 결합하여 그 기능을 수행하기만 한다면 일응 그 발명은 자연법칙을 이용한 기술로서 인정되는 것이지만, 그 청구범위에 따른 권리범위를 해석할 때 수학공식 자체나 추상적 아이디어 자체에 대한 독점권을 포함하고 있으면 비록 컴퓨터 하드웨어를 이용한다는 것으로 포장되어 있더라도 특허법의 일반 원칙에 비추어 특허가 주어져서는 안된다.

(나) 기재불비에 대한 다툼

▶ 원고: 이 사건 특허의 명세서에는 교육용 페이지를 작성하고 사용자의 학습 내용을 평가하며 시험 데이터를 평가하고 평가결과 페이지를 작성한다는 기능만을 단순히 나열하였을 뿐이고 그러한 작업이나 기능을 수행하기 위해 예컨대 CGI 프로그램부(42)가 어떻게 구성되어야 하는지에 대해 한마디의 설명도 없기 때문에, 이러한 설명만으로는 원격교육 장치나 방법을 실현할 수 없고 이를 바탕으로 좀 더 진보된 기술을 개발하는 데에 이용할 수도 없으며, 독점권을 부여받을 만한 아무런 기술적 공개도 하지 못하였다.

▶ 피고: 컴퓨터 프로그램이란 컴퓨터에 의한 처리에 적합한 순번이 붙여진 명령의 열을 말하는 것으로, 이러한 프로그램은 소정의 목적을 달성하기 위하여 시계열적으로 연결된 일련의 처리 과정으로 되어 있는 것이 일반적이므로, 프로그램부를 설명한다는 것은 결국 프로그램부가 수행할 작업 또는 기능들을 순서적으로 설명하는 것을 말한다.

(다) 기타 쟁점

▶ 당사자 능력: 원고 ‘진보네트워크 참세상’은 이 사건 특허발명과 관련하여 이해관계가 없는 자이거나 법인격이 없는 단체인 ‘진보네트워크 센터’의 하나의 기구에 불과한 독립된 개체가 아니이어서 당사자 능력이 없다(피고 주장).

▶ 인터넷 문서의 공지성: 인터넷 문서는 인쇄물과 달리 그 내용이 확정되지 않고 유동적인 상태이고(내용의 불확정성), 인터넷에 올려진 문서라도 일반 공중이 항상 접근할 수 있는 것이 아니며(접근가능의 비항상성), 게시일자가 불명료하기 때문에, 인터넷 문서를 선행 기술 자료로 삼기 위해서는 이를 제출한 원고가 공개시점이라고 주장하는 시점에 인터넷 사이트에 게재되었던 내용과 진정으로 동일한 것이며 그것을 공중이 접근할 수 있었다는 것을 명확히 입증해야 한다(피고 주장).

(3) 판결의 요지

특허법원의 판결을 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 진보성, 기재 불비 등 4가지로 나누어 그 주된 판시 내용을 그대로 인용한다.

(가) 발명의 성립성

‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이란, 자연계를 지배하는 과학기술상의 원리나 인과율을 이용하여, 반복하여 실시할 수 있는 보편성 및 객관성을 가지고 목적하는 바의 효과, 즉 기술적 효과를 달성하기 위한 합리적인 수단을 의미하는 것이므로, 자연법칙 그 자체나 인간의 정신활동 또는 사람의 심리적, 생리적 작용을 이용한 것이나, 논리법칙, 경제법칙을 그대로 이용한 것은 물론 자연법칙에 반하는 발명은 ‘자연법칙을 이용한 발명’이라고 할 수 없으나, 논리적인 법칙이나 수학적인 원리 그 자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대한 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 할 수 있다.

이 사건으로 돌아와 이 사건 특허발명의 청구범위를 살펴보면, 이 사건 특허발명은 단순한 수학적 원리나, 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능의 단순한 이용 자체를 특허로 청구하고 있는 것이 아니라, 인터넷이라는 기술적인 통신수단에 의하여 연결되고, 원격교육을 위한 교육용 페이지와 평가용 페이지를 상호 전송하고 학습이나 시험 데이터를 평가하고 관리 및 저장함으로써 시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가의 결과를 지속적으로 할 수 있는 효과적인 원격교육을 가능하게 한다는 구체적이고 실용적인 효과를 달성할 수 있는 기술적인 수단으로서, 접속부, 인터페이스부, 운영시스템 등의 수단과 함께 CGI 프로그램부와 데이터베이스부 및 데이터베이스관리부 등으로 구성된 원격교육 수단이 유기적으로 결합된 단말 장치와 서버 장치를 청구하고 있고, 이러한 장치들이 자연법칙을 이용한 기술적 장치들로서 원격교육의 수단으로서 보편적, 반복적으로 사용될 수 있는 기술 수단임은 명백하므로 이 사건 특허 발명은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이라고 할 수 있다.

(나) 산업상 이용가능성

‘산업상 이용할 수 있는 발명’에서 산업이란 광업․농업․임업․수산업 등 생산업 내지 공업에 한정되지 않고 운수업․교통업․서비스업 등을 포함하는 넓은 의미의 산업을 말하는 것이고 ‘이용할 수 있다’고 하는 것은 업으로, 즉 반복적, 계속적으로 실시할 수 있고 국가 산업발전에 유용한 것으로서, 학술적 또는 실험적으로 밖에 이용할 수 없는 발명은 제외한다는 의미에 지나지 않는다고 할 것이다. … 이 사건 특허발명은 원격교육을 위한 아이디어나 인위적인 약속을 청구하고 있는 것이 아니라 앞에서 본 바와 같이 인터넷을 이용한 효과적인 원격교육을 구현할 수 있는 기술적인 장치를 청구하고 있는 것으로서, 인터넷 관련 산업, 교육산업 등에 반복적, 계속적으로 이용될 수 있고 또 산업 발전에 유용한 것이라 할 것이므로 이 사건 특허발명의 산업상 이용가능성 또한 이를 부정할 수 없다.

(다) 진보성

▶ 청구항 제2항의 단말장치(구성요소 1)는 컴퓨터 통신 기술이나 인터넷 통신 기술 분야에서는 가장 기본이 되는 주지 또는 관용의 기술이다.
    ▶ 서버장치(구성요소 2) 중 접속부, 인터페이스부, 운영시스템은 인터넷을 통해 WWW의 홈페이지 정보를 제공하는 서버 컴퓨터와 클라이언트 컴퓨터가 서로 정보를 주고받기 위해서는 당연히 필요한 주지․관용 기술에 지나지 않는다.
    ▶ 서버장치의 기능 1 (단말장치로부터 요구된 교육용 페이지를 전송하는 것)은 주지 관용 기술인 인터넷 페이지를 교육용 페이지로 한정한 것에 불과한 것이어서 이와 같은 한정에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 볼 근거가 없으며 종래 기술로부터 용이하게 발명할 수 잇다.
    ▶ 서버장치의 기능 2 (교육용 페이지에 대해 수행한 학습 데이터를 처리한 평가용 페이지를 전송하여 인터넷 상에서 원격 학습을 실행하는 것)은 종래 기술과 실질적으로 동일하다.
    ▶ 서버장치의 기능 3 (사용자가 평가용 페이지에 대해 수행한 시험 데이터를 평가하여 관리 및 저장하는 것)은 종래 기술 구성과 극히 유사하다.

    (라) 기재불비

    청구항에 기재된 발명의 상세한 설명 기재 불비 문제에 대해 특허법원은 아무런 판단을 하지 않았다.

4. 판결의 의미

    이번 특허법원의 판결은 2가지 점에서 그 의미를 찾을 수 있는데, 첫째, 발명의 성립성을 판단하면서 ‘자연법칙의 이용가능성’ 보다 ‘기술적 사상’에 더 중점을 두었고, 둘째, 유용하고 구체적이며 실용적인 결과(useful, concrete and tangible)를 기준으로 특허 적격성을 판단하는 미국 판례의 입장을 수용하였다.

    1) 자연법칙 이용성과 기술적 사상

    먼저 특허법원은 자연법칙을 이용하였는가를 별개의 적극적 요건으로 판단하지 아니하고, ‘기술적 사상’과 결합된 상태로 판단하였다.  즉, ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이란 ‘기술적 효과를 달성하기 위한 합리적인 수단’이라고 정의한 다음 삼성전자의 원격교육 특허에 대해서는 이것이 원격교육의 수단으로서 보편적, 반복적으로 사용될 수 있는 기술 수단임이 명백하므로 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이라고 판단하였다.  한편, 자연법칙 이용성에 대해서는 인간의 정신활동 또는 사람의 심리적, 생리적 작용을 이용한 것이나, 논리법칙․경제법칙을 그대로 이용한 것은 물론 자연법칙에 반하는 발명은 특허법상 발명으로 성립하지 않는다는 소극적인 의미로 해석하였다. 

    이것은 ‘하드웨어 자원의 구체적 이용성’을 요구하던 기존의 판례의 태도와 차이가 있는 것으로 보인다.  ‘특허․실용신안․상표․의장의 표현 기록등록 출원방법’에 대한 발명에 대한 특허법원 2002. 3. 22. 선고 2001허4586 판결은 “이 사건 출원에서 발명으로서 제안한 내용은 … 정보매체의 이미 알려진 본래 기능의 한 이용 형태에 불과한 정보의 저장 및 재현, 즉 출원 자료에 관한 정보를 수록하여 재현한다는 것에 그칠 뿐, 그 수록 재현 방법 자체는 어떠한 자연법칙을 이용하는 기술수단을 수반하는 것이 아니어서 결국 이 사건 출원발명 제1항은 기술적 가치가 없는 단순한 정보의 제시 내지 특허출원 등에 관한 제도 개선안에 불과하다. … 일반적으로 비즈니스 모델 발명이라 함은 정보 기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명 내지는 영업을 행하는 방법을 말하고, 이러한 일반적인 비즈니스 모델 발명에 속하기 위하여는 컴퓨터에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하는데, 이 사건 출원발명 제1항에서는 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니므로, 이러한 일반적인 비즈니스 모델 발명의 범주에 속하지 아니한다.”고 하였다.  이와 유사한 취지는 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결에서도 볼 수 있는데, 여기서 대법원은 “이 사건 출원발명은 바코드 스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 이 사건 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용하여 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불과하고 ….  … 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되어 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스 모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 …”라고 하였다.

    2) 유용하고 구체적이며 실용적인 결과

    원격교육 특허에 대한 특허법원의 판결은 비록 ‘기술일 것’을 전제로 하기는 하였으나, 발명의 성립성을 판단하면서 ‘유용하고 구체적이고 실용적인 결과’를 기준으로 제시함으로써 미국 판례의 입장을 수용하였다고 할 수 있다.  특허법원은 삼성전자 원격교육 특허에 대해서 ‘시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가의 결과를 지속적으로 할 수 있는 효과적인 원격교육을 가능하게 한다는 점’이 구체적이고 실용적인 효과라고 하였다.

    미국특허법에는 유용성과 관련된 3가지 요건 즉, ① 청구항에 기재된 물건이나 방법이 실제로 유용하여야 하고(35 USC §101), ② 발명의 우선성을 얻기 위해서는 발명의 실시화(reduction to practice)를 한 때에 발명의 유용성이 발견되어야 하며, ③ 특허출원은 청구항에 기재된 발명을 사용하는 방법을 충분히 개시하여야 한다는 등의 요건이 존재하는데, 위 첫번째 요건에 해당하는 유용성 개념에는 발명이란 인류에 무언가 유익한 기능을 달성할 수 있도록 이용 가능하여야 한다는 생각이 포함되어 있다.  한편, 미국법원의 판결에 나타난 유용성은 ① 발명이 실제로 사용될 수 있는가(일반적 유용성; General Utility), ② 발명이 원래 의도했던 목적을 달성할 수 있느냐(구체적 유용성; Specific Utility), ③ 발명이 의도한 목적인 최소한의 사회적 이익을 주느냐 또는 최소한 사회에 해악을 주지 않아야 한다(Beneficial or Moral Utility)는 3가지 유형이 있다.  미국 법원에서 말하는 ‘실제 적용성’은 위의 일반적 유용성과 구체적 유용성에 대한 종합적인 판단이 필요하지만, 이를 넓게 해석하면 실제 생활에 적용될 수 있는 것이라면 무엇이든 특허의 대상이 될 수 있다는 특허 대상의 지나친 확대에 이를 위험이 있다.

    ‘유용하고 구체적이며 실용적인 결과 즉, ‘실제 적용성(practical application)’ 요건은 미국 대법원이 Gottscalk v. Benson 사건에서 BCD (이진 부호화 십진수)를 이진수로 변환한 방법 특허의 특허적격성을 부인하는 데에 사용된 후, 미국 연방특허법원이 In re Alappat 사건에서 모니터에 평활 파형(smooth waveform)을 생성하기 위하여 사용된 알고리즘이 특허대상이 된다고 판단했던 근거로 사용하였고 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group Inc. 판결에 이어 현재 미국 특허실무에서 특허적격성을 판단하는 중요한 기준이 되고 있다.  Alappat 사건에서 미국연방특허법원은 일련의 수학적 계산을 통해 모니터 상에 평활 파형을 얻기 위한 데이터 변환은 추상적인 아이디어의 실제 적용(practical application)에 해당한다고 보고 이러한 데이터 변환 알고리즘은 특허대상이 된다고 판단하였다.  여기서 실제 적용성을 판단하는 기준은 ‘유용하고 구체적이며 실용적인 결과’가 나타나느냐에 있는데, 이것은 ‘하늘 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허될 수 있다’는 미국 대법원이 소프트웨어와 생명체의 특허적격성을 인정하는 논리의 연장선상에 있다고 할 수 있다.  ‘하늘 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허의 대상이 된다’는 생각은 1952년 미국 특허법 개정에 참여했던 자일스 리치(Giles S. Rich)가 주도했던 미의회 위원회(H. R. Rep. No. 1923, 82d Congress, 2d Session, 6 (1952))에서 주창했던 것인데, 이것은 미생물에 대한 특허권을 인정하게 된 미국 대법원의 최초 판결인 챠크라바티 사건(Diamond v. Charkrabarty (1980년))에서도 인용이 된 적이 있고, 컴퓨터 관련 발명의 특허성을 인정한 디어 사건(Diamond v. Diehr (1981년))에서도 인용이 되었다.  1998년 자일스는 90대의 고령의 나이에 연방고등법원에서 역사적인 ‘스테이트 스트리트 판결’의 다수 의견을 주도하였다.

    스테이트 스트리트 판결 이후 미국특허청은 출원 발명이 수학적 알고리즘을 청구하고 있는지를 검토하기보다 출원 발명이 실제 적용성을 가지는지 여부로 특허 적격성을 판단하고 있고, 4가지의 법정 주제(statutory subject matter; 기계, 프로세스, 조성물, 제조물)에 속하지 않는 것은 추상적인 아이디어, 자연법칙, 자연현상 등 3가지 뿐이라고 하며, 법정 주제에서 제외되는 이 3가지는 실제 적용성이 없기 때문에 특허의 대상이 아니라고 보고 있다.  결국 미국의 현재 특허실무에서는 실제 적용성이 있는가를 따지는 것이 법정 주제에 속하는가를 판단하는 것 보다 더 중요한 기준이 되었고 데이터 변환에 불과한 것이라도 그것이 실제로 어딘가에 적용될 수 있다면 특허대상에 포함되도록 함으로써, 특허적격정 요건을 크게 완화하였으며 컴퓨터로 구현되느냐에 관계없이 모든 영업방법이 특허대상이 될 수 있는 길을 열러 놓았다.

  이러한 미국의 논의를 참작하면, ‘실제 적용성’을 기준으로 제시한 이번 특허법원의 판결은 특허 대상의 광범위한 확대의 근거로 인용될 염려가 있고, “컴퓨터 외부에서 물리적 변환이 일어나고 실제적 이용가능성이 명세서에 기재되어 있다면 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동이라고 볼 수 없다”는 대법원 판결까지 고려하면 최소한 소프트웨어나 영업방법 발명에 대해서는 우리 법원이 미국의 태도를 거의 그대로 수용한 것이라 볼 수 있다.

5. 판결에 대한 의견

    1) 자연법칙의 이용성 요건

    삼성전자의 원격교육 특허에 대한 특허법원의 판결은 자연법칙의 이용성 요건을 별도의 적극적 요건으로 판단하지 아니하였다.  이것은, 소프트웨어 관련 발명에 대해서는 ‘자연법칙 이용성’ 요건 보다는 ‘기술적 사상의 창작성’ 요건이 더 적합하다는 견해를 수용하였거나, 특허청의 현행 심사기준을 좀 더 완화된 형태로 승인한 것이라 보이지만, 자연법칙 이용성에 대한 적극적인 판단은 생략한 채 기술적 사상의 창작성 위주로만 발명의 성립성을 판단하는 것은 특허법에서 정의하는 발명의 성립성에 대한 완전한 판단이 되지 못할 위험이 있어 보인다.

    특허법에서 요구하는 발명의 정의규정은 그 법문상 ‘자연법칙 이용성’과 ‘기술적 사상의 창작성’이 별도의 요건으로 되어 있고, 입법자의 의도 또한 이를 하나의 요건으로 정한 것이 아니라고 보인다.  또한, 기술적 사상에는 해당할지라도 자연법칙을 이용하였는지가 여전히 의문인 기술이 존재할 수 있기 때문에, ‘자연법칙 이용성’을 별도의 적극적 요건으로 해석할 필요성은 남아 있다.  예를 들어서, 통신 분야에서 널리 사용되고 있는 패리티 비트(parity bit)는 전송된 데이터가 수신측에서 오류 없이 수신하였는지 확인하기 위해 전송 데이터에 추가되는 데이터인데, 패리티 비트를 사용하여 전송 오류를 확인하는 것은 보편성, 객관성, 반복성이 있는 기술적 사상이지만 이것은 데이터를 전송하는 측과 수신받는 측 사이의 인위적인 약속이 있어야 그 목적이 달성되는 것이므로 이것이 과연 자연법칙을 이용하였는지는 의문이다.

    또한 금번 특허법원 판결은 ‘하드웨어 자원의 구체적 이용성’을 요건으로 발명의 성립성을 판단한 기존 판례(특허법원 2001허4586 판결, 대법원 2001허3149 판결)의 입장과도 다르다고 보이는데, 이것은 ‘자연법칙 이용성’을 발명의 정의 규정으로 두고 있는 현행 특허법의 해석론으로는 넘기 어려운 한계를 넘어선 것이 아닌가 생각된다.  ‘하드웨어 자원의 구체적 이용성’은 1998. 8. 1. 이전의 출원에 대해 적용되는 특허청의 구심사기준과 일본특허청의 심사기준에서 채택되었던 것이다.  일본 심사기준은 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명이 ‘하드웨어 자원을 이용하여 처리하는 것’에 해당하면 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 자연법칙 이용성이 인정되는 것으로 하고 있다.  즉, 발명의 과제 해결수단이 컴퓨터를 이용한 처리인 경우 컴퓨터의 하드웨어 자원이 어떻게 이용되고 있는가를 직접 또는 간접적으로 제시한 구체적인 사항이 청구항에 기재되어 있는 때에는 자연법칙 이용성을 긍정한다.  요컨대, 일본 심사기준은 하드웨어 자원의 단순한 사용에 불과한 발명과 하드웨어 자원을 구체적으로 이용한 발명을 구분하여 발명의 성립성을 판단하는 원칙을 유지하고 있다.  일본 특허청에서 2001. 1. 심사기준을 변경하면서 발명의 성립성 판단을 하드웨어 측면에서 소프트웨어 중심으로 전환하면서도, 소프트웨어에 의한 정보 처리의 관점에서 CPU나 메모리 등의 하드웨어 자원을 어떻게 이용하고 있는지가 명확하게 파악될 수 있도록 청구항을 기재하도록 요구함으로써, 위 원칙을 그대로 적용하고 있다.  일본 심사기준과 우리 특허청의 구심사기준에서 말하는 ‘하드웨어 자원의 구체적인 이용성’은 미국의 ‘실제 적용성’ 요건 보다는 유럽특허청의 ‘기술적 특징’ 요건에 더 가깝다.  일본 심사기준은 ‘하드웨어 자원의 단순한 사용’이란 “어떤 하드웨어 자원을 사용한다는 것을 명시하였다는 것 이상의 내용을 포함하고 있지 않다”, “컴퓨터를 사용하는 것에 의하여 필연적으로 생기는 한정을 갖는 것 뿐” 등으로 설명하고 있다. 

    한편, 유럽특허청은 90년대 초반 기술적 공헌(technical contribution) 접근법을 채용하여 오다가 98년 IBM 사건(심결 T 1173/97)에서는 기술적 공헌의 문제는 출원 발명의 신규성이나 진보성을 판단하는 데에 적용되며 컴퓨터 프로그램의 특허성 여부는 그것이 기술적 특징(technical character)을 가지느냐에 따라 결정하도록 하였다.  ‘기술적 특징’에 관하여 컴퓨터 프로그램에 의한 명령의 실행에서 발생하는 하드웨어의 물리적 변환(가령, 전류의 발생)은 모든 컴퓨터 프로그램에 공통되는 성질의 것이어서 그 자체는 ‘기술적 특징’을 구성하지 않는다고 하며 ‘기술적 특징’이 있느냐 없느냐는 컴퓨터 프로그램 명령의 하드웨어에 의한 실행으로 인해 ‘추가로’ 발생되는 기술적 효과(technical effect)로 인정될 수 있다고 판단하였다.  요컨대, 추가로 발생하는 효과가 기술적 특징을 가지는가, 또는 이 효과로 인해 소프트웨어가 기술적 과제를 해결하는 경우에는 이러한 발명은 원칙적으로 특허의 대상이 된다.  한편, 유럽특허청 기술심판부는 T 0931/95 심결(2000년 9월 8일, Pension Benefit Systems Partnership 사건)에서는 연금 프로그램 제어 장치에 대해 특정 분야(비록 이 분야가 사업이나 경제 분야라 할지라도)에 사용하도록 적절하게 프로그램된 컴퓨터 시스템은 물리적 실체 관점에서 구체적인 장치의 특성을 가지고 있으므로 특허 대상이 된다고 하였다.  이처럼 유럽특허청의 ‘기술적 특징을 갖는 구체적인 장치’는 일본특허청 심사기준의 하드웨어 자원의 구체적인 이용과 유사한 점이 많은데, 다만 유럽특허청의 ‘기술적 특징’은 우리 특허법의 ‘기술적 사상의 창작’에 더 가깝다는 점과, 유럽특허청의 기준은 ‘배제의 요건’을 위주로 한 판단기준이라는 점에서 ‘자연법칙의 이용가능성’ 요건의 판단 기준으로 그대로 채용하기는 어려울 것이다.

    생각건대, 어떤 발명이 구체적으로 어떠한 자연법칙을 이용하고 있는지 또 그럴 가능성이 있는지를 개별 사안마다 판단하여 자연법칙 이용성을 평가하는 것은 어렵지만, 현실로 존재하는 어떤 물건(하드웨어)을 이용하였다면 거기에는 무엇인지는 몰라도 자연법칙이 관여되어 있다고 안심할 수 있을 것인데, 다만 이용되고 있는 하드웨어가 단순한 도구에 불과한 것이거나 하드웨어가 개입되어 있다는 것 이상의 아무런 의미가 없다면 자연법칙이 ‘이용’되었다고는 볼 수 없으므로 ‘하드웨어 자원의 구체적인 이용’을 기준으로 발명의 성립성을 판단하는 것은 ‘자연법칙의 이용성’을 명문의 규정으로 두고 있는 우리 특허법 해석상의 한계가 아닌가 생각된다.  또한, ‘하드웨어 자원의 구체적 이용성’을 기준으로 발명의 성립성을 판단하고 하드웨어 자원의 구체적 이용 형태를 특허청구범위에 기재하도록 한다면 BM 특허나 소프트웨어 특허가 어떤 아이디어를 구현하는 거의 모든 실시 형태에 권리가 미치게 되어 영업방법 아이디어 그 자체를 보호하는 결과가 되는 지나친 독점의 문제를 해소하는 데에도 어느 정도 기여를 할 수 있을 것이다.  특허법이 보호하는 것은 아이디어 그 자체가 아니라 아이디어의 표현이다.  일반적으로 저작권이 ‘아이디어의 표현’을 보호하는 데에 비해 특허권은 아디이어 그 차제를 보호하는 것이라고 이해하고 있으나 이는 잘못된 것이다.  저작권법이 문화․예술 영역의 표현을 보호하는 것이라면, 특허법은 산업․기술 영역의 표현을 보호하는 것이라고 옳다.  BM 분야의 특허 보호 정책을 근본적으로 재고하지는 못하더라도, 특허제도를 통해 보호하고자 했던 영역을 BM 특허가 넘어서지 않도록 최소한의 한계를 설정하는 것은 매우 중요한 법정책의 문제이다.

    2) 삼성전자의 원격교육 장치가 ‘기술적 사상’인지에 대한 견해

    삼성전자의 원격교육 특허에 대해 특허법원은 이것이 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 하였다.  이에 대한 구체적인 근거로 특허법원은 “이 사건 특허발명은 단순한 수학적 원리나, 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능의 단순한 이용 자체를 특허로 청구하고 있는 것이 아니라 … 시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가의 결과를 지속적으로 할 수 있는 효과적인 원격교육을 가능하게 한다는 구체적이고 실용적인 효과를 달성할 수 있는 기술적인 수단으로서, 접속부, 인터페이스부, 운영 시스템 등의 수단과 함께 CGI 프로그램부와 데이터베이스부 및 데이터베이스 관리부 등으로 구성된 원격교육 수단이 유기적으로 결합된 단말장치와 서버장치를 청구하고 있고, 이러한 장치들이 자연법칙을 이용한 기술적 장치들로서 원격교육의 수단으로서 보편적, 반복적으로 사용될 수 있는 기술 수단임이 명백하므로 이 사건 특허발명은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이라고 할 수 있다.”고 밝히고 있다.  그러나, 이에 대해서는 선뜻 동의하기가 어렵다.

    삼성전자의 원격교육 특허는 교육이 원격으로 이루어지는 모든 장치를 대상으로 하는 것이 아니라, 원격으로 교육용 데이터를 제공하는 것에 더하여 원격으로 사용자에게 시험 데이터를 제공하고 사용자가 시험을 친 결과 데이터를 분석하는 것을 특징으로 하고 있다.  이를 위한 구성은 청구항에 ‘원격교육 수단’으로 표현되어 있는데, 청구항에는 원격교육 수단에 대해 “단말장치로부터 요구된 교육용 페이지를 전송하며, 상기 교육용 페이지에 대해 수행한 학습 데이터를 처리한 평가용 페이지를 전송하여 인터넷 상에서 원격교육을 실행하며, 사용자가 상기 평가용 페이지에 대해 수행한 시험 데이터를 평가하여 관리 및 저장”한다고 정의하고 있다.  한편, 발명의 상세한 설명에 따르면 이러한 원격교육 수단은 CGI 프로그램부(42)에 의해 구현되는 것으로 기재하고 있으나, 정작 시험 데이터를 평가하기 위하여 CGI 프로그램부가 어떻게 구성되어야 하는지, 하드웨어 자원과 연계하여 구체적으로 어떻게 실현되어야 하는지에 대한 설명이 전혀 없다.  CGI 프로그램은 사용자가 자신의 컴퓨터가 아닌 웹 서버(또는 WWW 서버) 컴퓨터에서 프로그램을 실행할 수 있도록 하기 위해 그 출력을 웹 서버에서 처리할 수 있는 형식으로 만들어낸다는 점만 차이가 있을 뿐 일반적인 컴퓨터 프로그램과 다를 바가 없다.  따라서, 삼성전자의 원격교육 장치는 비록 정정된 청구항에 기술적 장치의 외형으로 표현된 수단이 기재되어 있기는 하지만, 외형상으로만 그럴 뿐 실질적으로는 막연히 어떤 프로그램만 상정하고 있는 것에 불과하고 이것이 보편적․반복적으로 사용되어 구체적이고 실용적인 효과를 달성할 수 있다고 보기 어렵다고 생각된다. 

    좀 더 극명한 대비를 위해, 삼성전자 원격교육 특허의 정정된 청구항(제2항)에 기재된 교육용 페이지를 ‘데이터 1’이라 하고, 학습 데이터를 ‘데이터 2’, 평가용 페이지를 ‘데이터 3’, 시험 데이터를 ‘데이터 4’라고 하면, 정정된 청구항 제2항에 기재된 ‘원격교육 수단’은 다음과 같이 표현될 수 있다.

데이터 1을 전송하며, 데이터 1에 대해 수행한 데이터 2를 처리한 데이터 3을 전송하여 인터넷 상에서 원격학습을 실행하며, 데이터 4를 평가하여 관리 및 저장하는 원격교육 수단.

    이렇게 표현하고 보면, 삼성전자 원격교육 특허의 정정된 청구항에 기재된 원격교육 수단과 여기에 컴퓨터의 범용적인 수단을 포함하고 있는 원격교육 장치는 데이터를 전송하고 처리하며 평가 및 저장하는 것을 주된 기능으로 하는 것이어서, 컴퓨터의 범용적인 기능의 단순한 이용 그 자체를 청구한 것과 크게 다르지 아니한 것으로 보인다.  요컨대, 위 청구항에 기재된 원격교육 수단이 구체적이고 실용적인 효과를 달성하려면 원격교육 수단에 의해 처리되는 데이터가 교육 데이터, 학습 데이터, 평가 데이터, 시험 데이터이어야 하는데, 컴퓨터의 범용적인 기능에 따라 처리되는 데이터의 특성이 바뀐다는 사실만으로 범용적인 컴퓨터의 하드웨어가 ‘구체적이고 실용적인 기술 수단’으로 변할 수는 없는 것이다.

    또한, 특허법원 판결이 인정하고 있는 구체적이고 실용적인 효과(즉, 시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가를 결과를 지속할 수 있는 효과)를 발명의 성립성을 인정하기 위한 요건으로서의 효과라고 본 다 하더라도, 위 청구항의 기재에서 보는 것처럼 이를 가능하게 하는 기술적인 수단이 특허청구범위에 기재되어 있다고 하기는 어렵다.  한편, 이와 관련하여 판례는 ‘기술적 수단’으로서 ‘접속부, 인터페이스부, 운영 시스템 등의 수단과 함께 CGI 프로그램부와 데이터베이스부 및 데이터베이스 관리부 등으로 구성된 원격교육 수단이 유기적으로 결합된 단말 장치와 서버 장치’를 지목하고 있으나, 이것은 특허청구범위의 독립항(청구항 제2항)에 기재된 구성을 중심으로 한 것이 아니라 종속항(제2항을 인용하는 청구항 제3항)에 기재된 구성을 중심으로 한 것이어서, 독립항에 기재된 원격교육 장치에 대한 자연법칙 이용성에 대한 결론으로는 타당하지 아니하다.  나아가, 종속항(제3항)에 기재된 구성 또한 이것이 외형상으로는 구체적인 기술 수단을 기재한 것처럼 보이지만, 그 실질은 범용적인 컴퓨터의 단순한 이용에 불과하다.  왜냐하면, ‘시험 데이터의 평가’가 가능하도록 하는 원격교육 수단의 핵심 구성인 ‘CGI 프로그램부’와 ‘데이터베이스 관리부’에 대해 청구항에는 각각 ‘WWW 서버부와 데이터를 주고 받으며 데이터베이스 관리부와 원격교육을 실행하고 관리하는 데 필요한 데이터를 주고받는 CGI 프로그램부’, ‘상기 CGI 프로그램부에서 필요한 데이터를 데이터베이스를 참조하여 출력하는 데이터베이스 관리부’라고만 기재되어 있기 때문이다.

6. 결론

    특허대상의 확대는 새로운 형태의 지식을 지적재산권 제도가 수용해 가는 과정이라 할 수 있으며, 영업방법에 대한 특허 보호 논의는 이러한 현상의 한가지 예가 될 것이다.  소프트웨어나 영업방법을 특허권으로 포섭할 것인가의 문제는 특허정책의 영역이며, 이것은 출원 발명에 대한 실체적 특허요건을 어떻게 판단할 것인지의 문제로 귀결된다.  영업방법의 특허대상 여부에 대해 최근 특허청의 실무처럼 이를 명세서 또는 특허청구범위 기재의 문제로 삼거나 신규성 또는 진보성의 문제로 접근하는 태도도 있다.  그러나 일본과 같이 특허법을 개정하여 소프트웨어가 특허의 대상이 됨을 분명히 한 경우에는 소프트웨어의 발명의 성립성이 법해석상으로는 문제로 되지 않을 수도 있지만, 발명의 성립성 특히, 자연법칙의 이용가능성 요건을 중심으로 특허제도의 관문에서부터 그 대상을 엄격하게 구분하는 것은 명문의 법 규정을 해석론을 통해 형해화시키지 않는 올바른 접근법이라 할 것이다.

    영업방법의 특허보호 문제와 관련하여 ‘자연법칙 이용성’ 요건을 삭제하거나 개정하여야 한다는 주장은 변화된 환경을 법제도가 수용해 보도록 하려는 노력의 일환이라고 보이며, 이처럼 법을 개정하거나 발명의 개념을 탄력적으로 해석하는 데에는 특허법상 특허대상이 갖는 의미는 무엇이고 이것이 법 내에서 하는 기능은 무엇인지 좀 더 고민할 필요가 있다.  이러한 고민은 결국 특허제도의 목적 규정을 통해 그 궁극적인 해결책을 찾아야 할 것이다.  특허제도가 존재하는 것 자체만으로도 기술의 발전이 촉진된다고는 할 수 없기 때문에 특허제도의 목적을 정하고 있는 법 제1조의 규정은 확인적 규정에 불과한 것이 아니라는 점에서 특허제도의 목적에 합치되는 방식으로 ‘자연법칙 이용성’을 재해석하는 것이 필요하다.  특허법은 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있으므로, 특허법에서 말하는 발명으로 성립하기 위해서는 2단계의 요건이 필요하다고 볼 수 있다.  첫번째는 기술이어야 한다(이를 ‘기술성 요건’이라 하자).  그러나 기술발전의 ‘촉진’이라는 법목적에 비추어 볼 때, 모든 기술이라고 하여 다 특허권의 대상이 될 수는 없고 두번째 요건으로 특허권에 의한 보호를 통해 그 발전이 촉진되는 기술이어야 특허법상 발명이 될 수 있다(이를 ‘기술혁신성 요건’으로 부를 수 있겠다). 

    이러한 2단계의 요건을 발명의 성립성 판단을 위한 내재적 한계로 설정한 상태에서는 ‘자연법칙의 이용성’ 요건을 다음과 같이 해석해 볼 수 있을 것이다.  기술성 요건은 특허법 제2조 발명의 정의 규정에서 출원 발명이 ‘기술적 사상의 창작’에 해당하는지를 판단하는 것이고, 기술혁신성 요건은 특허법 제2조 발명의 정의에서 말하는 ‘자연법칙의 이용성’을 판별하는 과정에 해당한다.  이와 같은 기술혁신성 요건과 자연법칙 이용성의 관계와 의미를 고려한 상태에서, ‘자연법칙을 이용한 것’을 ‘발명’이라고 정의한 현행 법규정을 재해석한다면, 주로 물질적 자원을 이용해서 제품을 만들어내는 소위 수확체감의 원리에 따라 운영되는 산업 경제에서는 일시적 독점을 통해 기술의 혁신이나 기술의 사회적 축적에 기여할 수 있다는 점을 규범화한 것으로 볼 수 있을 것이다.  이렇게 본다면, 영업방법 특허가 자연법칙을 이용하였는가의 판단은 영업방법 기술이 ‘기술혁신성’ 요건을 충족하는지에 대한 판단 즉, 특허권을 통한 일시적 독점이 영업방법 기술의 혁신이나 사회적 축적과 확산에 기여하는지에 대한 판단을 요구하게 된다.

    특허제도는 기술혁신의 인센티브가 되기도 하지만, 기술혁신의 비용을 높이는 결과도 초래한다.  만약 특허제도를 통한 사회적 이득보다 기술혁신 비용이 더 높다면, 특허제도는 그 기능을 할 수 없다.  과연 영업방법 특허에서는 사회적 비용과 이득 중 어느 것이 더 높은지는 이에 대한 실증적인 연구를 더 검토하여야 하겠지만, 다른 기술분야와 달리 소프트웨어나 영업방법 분야에 대해서는 특허보호에 대한 우려나 반대가 심각하다는 점과, 상호보완성이 높은 기술이나 순차적(sequential) 과정을 통해 기술 개발이 이루어지는 경우에는 특허를 통한 선행기술의 보호가 전체적인 기술혁신에 부정적이라는 연구 결과를 고려한 신중한 접근이 필요하다고 하겠다.  이러한 접근에는 소프트웨어나 영업방법 기술을 둘러싼 국내의 산업환경은 물론, 저작권과 달리 절대적 독점권으로 규정되어 있는 특허권의 성격에 대한 고려도 있어야 할 것이다.

[참고문헌]
- 김병일, 첨부 파일http://www.ipleft.or.kr/bbs/data/ipleft_5/10/영업방법_발명과_자연법칙_이용가능성___남희섭.pdf과거 URLhttp://www.ipleft.or.kr/bbs/view.php?board=ipleft_5&id=464